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智財專欄
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智慧財產法院技術審查官 呂茂昌 2010.11.08

前言

專利說明書包含有申請專利範圍,依專利法第56條第3項規定:「發明專利權範圍,以說明書所載之申請專利範圍為準…」(新型為第106條第2項)可知,申請專利範圍目的為界定專利請求範圍,作為排除他人未經其同意利用該專利之法律文件,其性質有如社會大眾與專利權人所訂定之契約,準此,於申請時如何適當撰寫申請專利範圍攸關後續當事人之權益甚鉅。

再者,以申請專利範圍撰寫格式即有諸多的形式,如單段式請求項(single-paragraph form of claim)、分段式請求項(subparagraph form of claim)、次分段式請求項(sub-subparagraph form of claim)、大綱式請求項(outline form of claim )、二段式請求項(two part form 或稱為吉普森式請求項Jepson type claim )…,對申請人究竟如何選擇適當格式以撰寫請求項亦是一門學問,本文即是針對二段式請求項作探討,此一形式之請求項撰寫是否為申請人有利的選擇。

二段式請求項介紹

按專利法施行細則第19條規定,為使社會公眾更明確瞭解獨立項,並明確、簡潔區分申請專利之標的與先前技術共有之必要技術特徵及有別於先前技術之必要技術特徵,獨立項得以二段式之形式撰寫:

(1)前言部分:

應包含申請專利之標的及與先前技術共有之必要技術特徵;

(2)特徵部分:

應以「其改良在於」或其他類似用語,如「其特徵在於」、「其改良為」、「其特徵為」、「其改良包含」…,藉此敘明有別於先前技術之必要技術特徵。

換言之,獨立項之二段式請求項通式為:「一種○○,…(此部分為前言部分),其特徵在於:(此種類似用語為二段式請求項特定之連接詞)…(連接詞後稱為特徵部分,敘明該專利技術之主體)。」

比如:「一種螺旋筷子結構,由一螺旋筷身、筷頭所組合而成,其特徵在於:有一螺旋筷身並有補強線,兩隻螺旋筷身中間有一連接線,同時連結牙籤之結構者。」,其中對於該專利申請日前之先前技術而言,已有筷子由一螺旋筷身及筷頭組合而成者,故「一種螺旋筷子結構,由一螺旋筷身、筷頭所組合而成」為此獨立項之前言部分,本項使用二段式連接詞為「其特徵在於」,連接詞後「有一螺旋筷身並有補強線,兩隻螺旋筷身中間有一連接線,同時連結牙籤之結構者。」稱之為特徵部分,即本專利改良先前技術重要在於:以一有補強線連結螺旋筷身,而達到剛性強,當量產採用射出時,兩隻筷身中間有一連結線連結一牙籤,當使用筷子時,拉開連結線取下牙籤,達到方便性,補強線也是開模線,因此結構模具製造簡單,只需上下開模動作,不需跳滑塊,因螺旋筷身,厚度可以很薄,用料省,重量輕,剛性強,成本低之結構。(概如下圖所示)

筷子結構示意圖

綜上而論,二段式請求項之前言部分記載最接近該專利的單一先前技術,連接詞後為該專利改良之新穎特徵所在,整個請求項中結構分有:記載先前技術之前言部分,以及特定技術特徵之特徵部分,從形式即可簡單明確地予以辨視。另此處既探討可為二段式請求項之發明,準此,若該發明性質本不適合以二段式請求項撰寫者,則不在此處研究之範圍內,如:1.開創性發明、用途發明或化學發明;2.已知技術之組合發明,其發明為組合本身;3.省略、置換或重組之發明,其發明為先前技術之省略、置換或重組。

專利審查階段舉證責任

因二段式請求項從形式即已清楚劃分先前技術與改良所在兩部分,此種形式方便於專利審查人員或社會公眾閱讀和理解,從法律層面來看亦涉及申請人之自承。易言之,申請人在撰寫請求項既選擇二段式請求項格式,本已充分瞭解專利法施行細則第19條等相關規定,在其自由意識下認定何等程度為先前技術,另外何等為本申請案之改良。基此,若專利審查人員可僅作特徵部分之專利前案檢索即可,從中尋找是否有揭露特徵部分之專利前案,倘有此種之前案資料便可與前言部分之先前技術一併考慮是否有組合明顯,以及可組合時輕易完成與否,參見智慧財產法院98年行專訴字第119號判決,其中引證文件之證據二實質比對內容為特徵部分非前言部分,最終作成「證據二可證系爭專利不具進步性」;另智慧財產法院98民專訴字第68號判決中專利有效性爭點認定:「由系爭專利請求項第1 項所載,其主要技術特徵已見於被證2 … ,故本項新型為所屬技術領域中具有通常知識者在系爭專利所自承之先前技術下,依據被證2 …即能輕易完成,自應認為系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性」。由此觀之,申請人所撰二段式請求項對於審查人員而言,因申請人隱含自承而降低審查人員舉證之責,意謂著同一技術內容,申請人選擇以二段式請求項撰寫,審查人員舉證之責相對較輕,就機率論相對地以其它格式撰寫者其不准率較高,此等結果當然是申請人所不樂見。準此,顯見二段式請求項是對申請人不利之請求項,縱申請人能有推翻此等隱含之自承,惟過程亦付出極大申復之努力,如智慧財產法院98年行專訴字第34號判決認:「前言部分之技術特徵,一般為申請人主觀上所設定之先前技術,然該等主觀上所設定之先前技術是否即為客觀上或實質上之先前技術,則有賴所屬技術領域中具有通常知識者於解讀申請專利範圍時,根據專利說明書所載之發明相關前案及背景等資料來確認」,是以二段式請求項撰寫其申請專利範圍應慎思之。

新型標的

復以新型適格標的考量,二段式請求項亦不利專利權人,按2009年版專利審查基準新型形式審查第4-1-2頁規定:「判斷申請專利範圍獨立項,如係以二段式方式撰寫,其單一請求項指明該特徵部分在於材料或方法,則非屬適格之標的。」因此,若新型申請案以二段式請求項予以撰寫對於判斷是否新型標的適格,審查人員可僅由特徵部分加以判斷其是否全部為非形狀、構造或裝置之技術特徵,如果結果是肯定,則認定為違反專利法第93條之規定,應不予專利。比如請求項為:「一種竹筷,其形狀呈細長圓柱狀,該竹筷之ㄧ端部為圓錐形且其周緣呈螺紋狀,其特徵在於:竹筷加工成形後,浸泡於殺菌劑中10至25分鐘,浸泡後置入烤箱中烘乾。」,觀其特徵部分為加工方法,可知特定技術特徵全部為非形狀、構造或裝置之技術特徵所構成,顯非新型定義者,故不符合專利法第93條之規定。

相對地,非以二段式請求項形式撰寫,審查人員必須按步就班作整個請求項是否全部為非形狀、構造或裝置之技術特徵作判斷,在過程中審查人員必先確認對應此申請案最接近單一先前技術為何?從而確定對於先前技術有貢獻之「特定技術特徵」(即新穎特徵),最終才能進行該特定技術特徵是否全部為非形狀、構造或裝置之技術特徵的認定,因此申請人可為權益爭取空間較大。

前述判斷過程參見智慧財產法院99年行專訴字第22號判決,其中系爭案申請專利範圍第1項(獨立項)為「一種一筆畫操作控制模式之裝置,包括一筆畫的軌跡輸入以及軌跡辨識部份,該裝置之結構為輸入部份在外以及軌跡辨識部份相對在內,經由輸入以及辨識達成操控功能,該一筆畫之軌跡,包括重複二個大的軌跡,再加上至少一個軌跡的多變操控組合方式。」並非以二段式請求項撰寫,因此法院先確認該請求項中哪些技術特徵非屬特定技術特徵,故由系爭案在新型說明所載之先前技術因揭露有「滑鼠」,此與系爭案申請專利範圍第1項揭露之技術特徵比較可得,「輸入部份在外以及軌跡辨識部份相對在內」、「經由輸入以及辨識達成操控功能」等技術特徵皆為相同於先前技術「滑鼠」之技術特徵,故非為系爭案申請專利範圍第1項之特定技術特徵。復而得知:「該一筆畫之軌跡,包括重複二個大的軌跡,再加上至少一個軌跡的多變操控組合方式」係為有別於先前技術之技術特徵,此為系爭案申請專利範圍第1項之特定技術特徵。惟系爭案申請專利範圍第1項之「該一筆畫之軌跡,包括重複二個大的軌跡,再加上至少一個軌跡的多變操控組合方式」之特定技術特徵在於「方法(筆畫軌跡的多變操控組合方式)」,非屬形狀、構造或裝置之創作,故系爭案不符合專利法規定之新型標的。

從新型標的適格而言,申請人若以二段式請求項撰受制於隱然之自承,亦陷自己於不利之立場。

再發明之風險

若為二段式請求項撰寫其獨立項,且發明(或新型,以下合略稱發明)說明中先前技術段落引述他人仍在專利權有效之專利,有可能為該先前技術專利之再發明,比如該發明請求項前言部分即為先前技術之專利請求內容,該發明特徵部分係進一步附加或詳述該先前技術之專利請求內容而已。現二段式請求項中全部技術分二段撰寫,透過先前技術之專利與該申請專利之前言部分逕予比對,易判斷是否為再發明。對照若非以二段式請求項撰寫,則尚需要費一番功夫方可從該發明內容載有先前技術之專利作判斷,尚難直接認定為再發明,況在該發明內容固有先前技術之專利記載,惟該發明相對於該先前技術之專利可能為省略、置換、重組或改變之發明,其衍生出發明未必為先前技術專利之再發明。綜上所述,二段式請求項撰寫因易於辨認或判斷是否為先前技術專利之再發明,據此,縱實施自我之專利尚可能承受被追索授權金或損害求償較高之風險,由此觀之,該等撰寫格式亦非對申請人有利。

更正之限制

按2009年版專利審查基準第2篇第6章「說明書及圖式之補充、修正及更正」第2-6-72頁之(3)明定:「對於二段式撰寫形式之請求項,專利權人申請更正改寫為不分段,或將前言之部分技術特徵改載入特徵部分,…,均非屬申請專利範圍之減縮、誤記事項之訂正或不明瞭記載之釋明,應不准予更正。」,可見專利審查基準對申請人當時自承之認定採高度之信賴,限制自承反悔之空間,故此後即使依專利法施行細則第19條第2項:「解釋二段式撰寫之獨立項時,特徵部分與前言部分所述之技術特徵結合」視之,僅改寫成不分段或改變其特徵在於類似語之位置,並不影響實質整個請求項之技術技術內涵,惟智慧財產局於基準中直接明定此種態樣仍為不准予更正之情事者,僅容許拉高自承比重之「將特徵部分之部分技術特徵改載入前言部分」的更正,是以事後即便是專利訴訟進行欲對已為二段式請求項撰寫者作更正的調整,亦有其限制。

專利訴訟損害賠償計算

在智慧財產法院99年民專更(一)字第2號判決中,被告曾主張侵權賠償數額應僅限於專利之特定技術特徵(即卡掣座),而不應包含先前技術之管子、基座及桌腳等價金,還好的是,該判決之系爭專利申請專利範圍第1項並非以二段式請求項形式撰寫,後經法院實質認定結論為:「經比對系爭專利說明書所引之習用電腦桌可調整高度之昇降結構與系爭專利申請專利範圍第1 項,習用之昇降結構雖有相對於系爭專利申請專利範圍第1 項之活動內管 (22)與固定外管(21),惟其設置型式與系爭專利申請專利範圍第1 項請求之活動內管(40)與固定外管(30)並不同,亦即系爭專利之活動內管(40)與固定外管(30)必須能與卡掣部(85)相配合,故在活動內管(40)上之調整孔(41)與固定外管上之定位孔(32)如第三圖所示為設於兩管之間,與習用之昇降結構之調整螺孔(221) 與定位孔(211) 係設於電腦桌之側面方向不同。因此,系爭專利之活動內管(40)與固定外管(30)並非可直接取用習用之昇降結構之活動內管(22)與固定外管(21)作套用。故系爭專利申請專利範圍第1 項之權利範圍涵蓋所請之各構成元件及彼此間之連結關係,其整體結構始能發揮功效。而系爭產品之整體結構均落入系爭專利申請專利範圍第1 項之文義及均等範圍內,皆屬侵害系爭專利權之範圍,是以原告以系爭產品之售價請求計算賠償額,並未逾越系爭專利之權利範圍及價值。」,由此判決觀之,若為二段式請求項之侵權,被告或有可主張賠償額當扣除先前技術之數額,僅及於特徵部分之損賠。基此,此等主張若為法院所接受對專利權人是何其不利。

結論

以二段式撰寫其請求項,對申請人而言方便前案檢索後,決定特徵部分加入多少技術特徵以拉大與先前技術之距離,以達到具進步性之門檻,然其亦衍生前揭諸多不利結果,且需耗費精力與時間判斷出何技術特徵當歸於前言部分,另外哪些應屬特徵部分。綜上而論,利弊權衡並不建議申請人以二段式撰寫其請求項。