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智財專欄
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台灣科技專利商標事務所 廖和信所長 2012.05

劉老闆是一家中小企業的老闆,公司雖小,但他非常喜歡研發新產品,從無線器材到日常用品都有研發,十多年來也為他的新產品申請了不少專利。除了公司的信譽外,也由於專利的關係,雖然產品報價算高,但客戶的忠誠度一直相當不錯,也由於新產品的開發,也開發了一些新客戶。有一次劉老闆還很得意的說,二十年前去到香港參展(文具禮品展)時,同行的台灣廠商幾乎都是台灣製造,現在他是極少數台灣製造的廠商,許多中小型企業的老闆都懷疑到底劉老闆是怎麼活下去的。創新開發,特殊市場路線,再加上專利的保護,成為劉老闆獲利的模式。

有次在香港展覽時,劉老闆的客戶拿了一台小型鈕釦機給他看,絕大多數人應該沒看過這種小型鈕釦機,據我所知台灣還未曾賣過。它的用途是當鈕釦脫落後,使用者可用這種小型鈕釦機立刻將鈕釦『釘』回衣服上,這對於出差旅行或者放在辦公室可做不時之需,以避免偶而出糗的狀況,等到回家後再用針線將鈕釦縫回衣服上。為什麼用『釘』這個字,因為這種鈕釦機的確跟釘書機的原理很像,但是這種鈕釦機用的是『塑膠釘(也是ㄇ字型)』,透過鈕釦機將『塑膠釘』穿過鈕釦的兩個洞,將鈕釦『釘』在衣服上,的確是很妙的發明。

  可能客戶不滿意原來的設計、還是價位太高、或客戶無法拿到貨,因此客戶想請劉老闆生產製造。想到有一些保證訂單後,劉老闆回台之後,花了將近八個月的時間,終於開發出原型機,當然基本原理都與原小型鈕釦機都是相同,但是劉老闆開發的鈕釦機比較好握,施力較方便,『塑膠釘』的品質精準度較佳,所以將鈕釦釘好的成功率較高。劉老闆認為他的鈕釦機還是有稍作改良,因此還是決定申請專利。

  過了一年多的時間,劉老闆也開始量產接單,順利出貨到美國。而他所申請的美國專利,雖然一開始接到官方不利的審查意見,美國專利局就是引證對手獲准之專利作為前案,幸好經過答辯後,劉老闆也獲准了專利。

  生意雖不能說很好,但訂單量穩定成長,可惜還賣不到一年,劉老闆的美國客戶接到一封警告信,說他侵害了對手的美國專利,美國客戶要求劉老闆要負責、甚至包括要退貨。劉老闆覺得這怎麼可能?他也有專利啊!經過事務所的解釋後,才明瞭『有專利的產品,不代表不會侵犯別人的專利』。經過初步的專利侵權分析,劉老闆的鈕釦機應該不會侵權,因此再委請美國專利律師進行專利侵權分析。由於疑似侵權行為地點在美國,美國專利律師所做的專利侵權分析報告比較有效果,一則是有利的專利侵權分析報告可以大大避免將來在法庭被判故意侵權(最高三倍賠償)的可能性;二則是比較能說服美國客戶持續下單,或是不必賠償客戶的損失,包括拒絕退貨;第三個好處是若與對手在談判時,可降低對手採取攻擊策略的意願。

  由於對手也不想一開始就提出告訴,原因有可能訴訟費用太高或者對方對其專利也無把握,因此對手決定來個越洋電話試探我方。在電話中,劉老闆保持絕對尊重專利的態度,並對於為何沒有侵權做出解釋,雙方在電話中也無引起太多的辯論,算是很平和的結束初次對話。

  幸運的是自從那次之後,後來對方就沒採取任何動作。但想不到過了三個月後,對方再度通知劉老闆他們剛獲准『塑膠釘』的美國設計專利(新式樣專利)。這『塑膠釘』有多大呢?就像釘書針那麼小,劉老闆所做的『塑膠釘』就需要長這個樣子,因此很難避開專利的設計。結果在對方也不願意授權的情況下,劉老闆決定忍痛不再販賣該鈕釦機至美國地區。

  在這個案例中,說明了許多人以為自己的產品有了專利後,就一定不會侵犯別人專利的錯誤觀念。專利是『排他權』,有了專利可以『排除』他人製造、進口、使用專利所要保護的範圍,不代表自己就可以根據核准的專利製造產品。譬如一台智慧型手機,就有相當多的專利,即便是一家手機大公司,雖然自己擁有許多專利,但還是相當可能會侵害別人的專利。

  另外公司投入研發之前,應進行專利檢索,以評估未來的風險。即便像劉老闆的鈕釦機是客戶希望他開發的也是如此。若能先進行專利檢索,即使查到有侵權的可能,若與客戶討論之後,決策還是要進行開發,且無法進行迴避設計,應盡量將風險由客戶負擔,譬如爭取開發費用由買家全部或部分負擔。劉老闆就是此案例的最大苦主,開發、模具等都是劉老闆負擔,發生侵權時客戶又要劉老闆出面處理,開發費用根本還來不及回收,簡直就是賠了夫人又折兵。

  一般人也有一個錯誤認知,以為設計專利根本都沒有用,其實是case by case,這件案例中對手就是靠設計專利取得絕對的優勢,也不要以為一丁點大的東西,連眼睛都看不清楚怎麼可以申請設計專利?筆者執業中,也知道一些以設計專利做為武器的案例,因此有時不能輕忽設計專利的重要性。