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智財專欄
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經濟部智慧財產局 呂茂昌專利審查官 2012.07

一、前言

我國為縮短審查速度,將新型專利改採形式審查,期使申請人儘早取得專利權保護,故於92年2月6日修正專利法,該專利法已在93年7月1日施行。其對新型申請案改採「形式審查1 」,並非如原先之「實體審查」。

由形式審查取得之新型專利,其無經過專利專責機關檢索相關前案據以比對,並通過產業利用性、新穎性及進步性…等專利要件之檢核。因此,新型專利權利行使,應未同於通過專利要件實體審查之發明專利。換言之,若取得之新型專利係於93年7月1日之後,主張該新型專利時法律仍有相關額外規定,非如發明專利可直接主張,新型專利之專利權人應具備該等知識,方能為自己爭取最大之權益,此為本文探討之重點所在。

二、新型專利行使權利規定

按專利法第104條2 規定:「新型專利權人行使新型專利權時,應提示新型專利技術報告進行警告」,其立法意旨為:「由於新型專利未經實體審查即取得權利,該專利究有無符合專利要件,尚不確定,為防止專利權人不當行使或濫用權利,造成他人之損害,乃明定行使權利應提示新型技術報告」,當新型技術報告評價為6,代表該新型專利經專利專責機關未發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文獻,此時該新型專利形同補足實體審查,故始能有效行使其專利權。

雖新型專利權人應提示新型技術報告,僅係防止新型專利權人濫用其權利,並非謂未提示新型技術報告,即不得請求損害賠償3。易言之,是否備具新型技術報告並非提訴必備之文件。惟專利法第105條4另規定:「新型專利權人之專利權遭撤銷時,就其於撤銷前,對他人因行使新型專利權所致損害,應負賠償之責。前項情形,如係基於新型技術報告之內容或已盡相當注意而行使權利者,推定為無過失。」,該法條係為防止新型專利權人不當行使權利或濫用權利,致他人遭受不測之損害,藉此規定敦促新型專利權人適切地行使其權利。即新型專利權人行使權利,已踐行專利法第104條規定提示新型技術報告進行警告,新型專利權人基於新型技術報告之內容,或已盡相當注意之義務,例如:在審慎徵詢過相關專業人士(律師、專業人士、專利代理人或專利師)之意見,而對其權利內容有相當之確信後,因此專利法第105條第2項明定此等情況可推定新型專利權人行使權利為無過失。

三、結論

  1. 據上,若經形式審查取得專利之新型專利權人主張其權利時應提出新型技術報告,方便訴訟進行,以免被告抗辯應補充新型技術報告,徒增訴訟時間。
  2. 經形式審查核准之新型專利,因其未經實體審查,於民事訴訟時,一旦被告以專利無效抗辯,其所專利有效性挑戰性大於經實體審查之發明專利,故於提訴前已取得評價為6之新型技術報告,該新型專利至少有某種專利強度之確信,縱經被告專利無效抗辯之挑戰,專利仍為有效機率高,對原告而言才不致平白浪費訴訟時間或費用;反之,若評價非為6之新型技術報告,該新型專利並無提訴之必要,勝訴機會不高。綜此,提訴前取得新型技術報告,亦是專利權人評估提訴之依據。
  3. 依專利法第105條之意旨,新型專利權人未提出新型技術報告,且之後該新型專利遭撤銷時,就其於撤銷前,對他人因行使新型專利權所致損害,應負賠償之責。是以原告提訴前已備具新型技術報告則適用專利法第105條第2項規定,故此等亦是保護自己之行為。
  4. 如前所述,新型專利權人基於新型技術報告之內容,或已盡相當注意之義務,例如:在審慎徵詢過相關專業人士(律師、專業人士、專利代理人或專利師)之意見,均可推定為無過失。然實務上專利專責機關所為之新型技術報告較具公信力,後者徵詢過相關專業人士之意見通常會被被告質疑,公信程度較差,準此,如無時效之考量,原則仍應向專利專責機關(現為智慧財產局)申請新型技術報告為宜。

1 通過現行專利法第97條第1項形式審查規定,即可取得專利,而不對申請案本身以外之其他文獻作檢索或比對。
2 100年11月29日立法院三讀通過之新法相對為第116條。
3 參見智慧財產法院99年民專訴字第189號判決,最高法院96年度臺上字第2787號民事判決亦同。
4 專利新法相對為第117條。