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智財專欄
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經濟部智慧財產局 呂茂昌專利審查官 2012.08

一、前言

專利權為一種排他權,即專利權為禁止他人運用該專利技術的權利,當取得專利後,於專利有效年限內,專利權人享有排除他人未經專利權人同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權;或專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權1。惟非專利權人基於商業之利益,為爭取分享該項專利技術成果,專利迴避設計為一種合法商業競爭行為。
  運用專利迴避設計是否可完全迴避所有侵權,實際上並不然;換言之,專利迴避設計後,雖自認對於該專利已作設計變更,絕無專利文義侵害之情事,但仍有可能落入該專利之均等侵害風險。準此,身為中小企業者而言應如何配套運作,以達到善用專利迴避設計,且避開專利均等侵害之風險為本文探討者。

二、專利迴避設計與專利侵害態樣

專利迴避設計最終結果係得到不侵害的產品,實務上運用專利迴避設計有:

  1. 部分元件、連結關係或功能之省略,如欲迴避專利之請求項為A+B+C,以A、B、C、A+B、A+C或B+C作專利迴避設計。
  2. 部分元件、技術手段或功能改變,如欲迴避專利之請求項為A+B+C,以A+B+D、A+C+D、B+C+D、A+ D+E、B+D+ E或C+D+ E作專利迴避設計。

另由我國專利侵害鑑定要點所示之流程2可知,專利侵害之態樣為文義侵害與均等侵害兩種。從上述兩種專利迴避設計雖明顯可避開落入原告擁有之專利文義範圍,惟是否侵害仍有落入均等範圍必須考慮,尤其上開第2種專利迴避設計仍可能落入專利均等範圍。舉例而言,迴避設計者自以為作出之產品屬A+B+D,將原來請求項之C作改變成不同於C的D,當然該產品自不落入請求項A+B+C之文義範圍,惟當D改變程度不高時,即C與D就技術方式(Way)、功能(Function)及效果(Result)而言仍為實質無差異,則該D被認定為C均等範圍C’,並非如代號D表示非均等範圍者。換言之,迴避設計者以為設計出產品為既不落入文義與均等範圍之A+B+D,經鑑定後該產品卻被認為應屬A+B+C’,而C’在C之均等範圍,故A+B+C’落入請求項A+B+C之均等範圍,屬均等侵害。

三、實例說明

  從我國智慧財產法院99年民專訴字第66號判決可知,該判決認:被告之產品均等侵害原告擁有之公告第499019號新型專利,被告應負民事損害賠償。下圖概列該新型專利,中文標示為請求項1之技術特徵,被告產品係以拉釘取代原告之專利請求項1螺釘,產品使用拉釘仍落入該新型專利請求項1之均等範圍。

四、實務作法與結論

雖企業者已運用專利迴避設計在前,然仍應考量是否均等侵害之可能,故於迴避設計成果產出後,應尋求外部資源,如請專利事務所或專利侵害鑑定機構3作專利侵害鑑定報告,以確認專利迴避設計成功與否。若逕認應用專利迴避設計均可完全迴避專利權範圍,其與實務認知並不同,不得不慎!


1專利法第56條第1項及第2項
2專利侵害鑑定要點(草案)第29頁
3司法院網站公佈有「智慧財產訴訟鑑定專業機構參考名冊」