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智財專欄
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經濟部智慧財產局 張瑞容專利審查官 2012.09

 

我國的專利制度,目前發明專利採自申請日起18個月後之早期公開以及3年內可請求實體審查1之制度;新型專利則採形式審查,當符合專利法第97條所規定之形式要件後,即授予專利權,而為避免新型專利權人濫用新型專利權,對第三人的技術利用以及研發可能帶來的危害,則參照日本引進「新型技術報告」制度;新式樣則仍為實體審查制。

由此可知,新型實施形式審查制度後,讓專利權之取得變得快速且容易許多。然而,專利權人常是到法院提出民事侵權訴訟後,才發現當初對申請專利範圍之規劃並不理想,以致於當申請專利範圍與侵權品進行鑑定比對時,產生欠缺全要件或是不適用均等論之情形,造成了侵權品確實影響了專利品的商業利益,但專利權人卻無法藉侵權訴訟得到公平正義及合理的賠償,為了避免這些情形的發生,以下就說明書揭露程度與申請專利範圍之關係作簡略說明。

我國專利法第56條第3項規定「專利權的範圍,以說明書所載之申請專利範圍為準,於解釋申請專利範圍時,並得審酌發明說明及圖式。」,因此取得專利權之後,對於侵權品的鑑定比對,是以申請專利範圍之「請求項」所載之技術特徵與侵權品進行比對,並不是以專利品對侵權品的比對,也不是以專利說明書之創作內容對侵權品的比對。

關於專利說明書揭露範圍與申請專利範圍的關係,可概分為以下幾種:

  1. 專利說明書之揭露範圍「等於」申請專利範圍:此所稱的說明書揭露等於申請專利範圍是指獨立項包含不可或缺的核心技術特徵,並將申請專利範圍之各請求項(獨立項及附屬項)有所規劃,且有至少一請求項包含到完整實施例。此種方式是撰寫專利說明書以及申請專利範圍的理想情形。
  2. 專利說明書之揭露範圍「小於」申請專利範圍:當說明書僅揭露部分之特徵,但申請專利範圍試圖以大範圍涵蓋說明書的內容時,常在審查過程或是在民事侵權訴訟由被告主張之專利無效爭執上,使專利遭受到專利不具新穎性或不具進步性或是申請專利範圍無法為發明說明或圖式所支持之質疑。
  3. 專利說明書之創作內容中有揭露,但並未記載於申請專利範圍(漏未界定) :對於說明書記載了技術特徵A,亦記載技術特徵A亦可採用技術特徵B作置換的敘述,但專利權人於申請專利範圍上僅記載技術特徵A,技術特徵B則未界定於申請專利範圍,此時技術特徵B視為專利權人無條件貢獻給社會大眾,即貢獻原則。 在發明審查過程或新型技術報告之比對上,如果申請專利範圍的界定不會產生無法據以實施之情形,對於申請人在說明書所列舉之技術特徵A以及技術特徵B,但在申請專利範圍漏未界定之技術特徵B,審查人員並不會主動通知申請人將遺漏的技術特徵B列入申請專利範圍,仍會依申請人界定於申請專利範圍之技術特徵A進行審查,當符合專利要件時,即取得發明專利權或給予新型技術報告為6的評價。 但取得專利權後,在民事侵權訴訟中,如果侵權者以申請專利範圍未記載之技術特徵B作為侵權品之實施態樣,即使技術特徵B為A的均等物或均等方法,仍會發生不適用均等論之情形。例如:說明書的實驗數據揭示某一技術特徵結合金或銀或銅或鐵作為導電材具有良好反應,然在申請專利範圍僅界定該技術特徵可結合金或銀或銅作為導電材,鐵作為導電材雖在說明書有所揭示,但因未於申請專利範圍中界定,侵權品採用請求項之技術特徵結合鐵為導電材時,則仍會有不適用均等論,最終判斷為不侵權的情形發生。
  4. 專利說明書之創作內容中有揭露,亦於申請專利範圍有所記載,但範圍過小:在專利審查階段,申請人所界定的是一個過小的專利範圍,使得審查人員需要提供多件的證據,才能證明其不符專利要件,因此申請專利範圍過小的專利案常有機會通過專利審查,獲得專利權。 但取得專利權後,後續所衍生的問題是,增加了讓侵權者迴避設計的空間。當申請專利範圍與侵權品進行侵害鑑定比對,容易產生欠缺全要件或不適用均等論的情形,進而被判斷為不侵權。對專利權人來說,這可能是最為之氣結的情形。 例如:專利權人的說明書揭露了一種可移動並可轉動的新型燈具,並將達成「移動」以及「轉動」兩種功能之元件,同時界定於獨立項中。 待鑑定物屬一種可轉動的燈具,待鑑定物雖使用了請求項可轉動功能之所有元件,但是不具備請求項中產生移動功能的構成元件,因此當請求項與待鑑定物比對後,就產生待鑑定物欠缺請求項所具有的全部要件,屬全要件的欠缺,因此產生待鑑定物不侵權的結論。 為避免上述情形的發生,在申請時就應該對發明的概念規劃出核心技術特徵。在本例中,燈具「轉動」的功能可視為該案之核心技術特徵可列為一獨立項,移動功能則可為另一獨立項或將其規劃為「轉動」獨立項之另一附屬項,並藉此保護到說明書的最佳實施例。 

申請專利範圍之規劃是否適切,是影響專利權人權利以及公眾利用上的限制之重要因素。隨著法律分工的細緻化,發明或創作的概念,透過文字的表現後,是否對專利權人當初發明的核心概念有完善的保護,是檢驗專利撰寫者對說明書撰寫品質的一項指標,透過請求項合理的規劃,相信對專利權人會有多一份的保障。


1專利之實體審查是指審查人員就專利說明書以及申請專利範圍之內容進行是否符合專利要件之審查。