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智財專欄
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經濟部智慧財產局專利審查官 呂茂昌2013.05

一、前言

按專利法第22條第3項為優惠期規定,其規定審查時不得以申請人主張優惠期之事實,作為審查之不具新穎性或不具進步性的引證資料。惟實務上尚發生諸多情況,衍生攸關申請人權利甚鉅的結果,故對專利優惠期之瞭解與應用亦是值得深入探究之課題。

二、優惠期

專利法第22條第3項之規定為一般所稱「優惠期」或「寬限期」;詳言之,若申請專利之發明因實驗而公開、因於刊物發表、因陳列於政府主辦或認可之展覽會或非出於申請人本意而洩漏,雖上開情事致使於申請前已見於刊物、已公開實施或已為公眾所知悉,申請人應於事實發生之日起6個月內提出申請,且申請提出時敘明事實及有關之期日(即優惠期聲請),並於指定期間內檢附證明文件,則與該事實有關之技術不致使該專利之申請不具新穎性或不具進步性。準此,有上開四種情事者,原則上已不具新穎性或不具進步性,惟若符合本項規定,例外不得據上開四種情事使該申請之專利不具新穎性或不具進步性。

三、案例說明

(一)因有優惠期之寬限,於符合時限內專利之申請可慢慢來?

案例:甲公司因參加世貿中心之電子展,該展覽為政府所認可者,甲公司基於對於優惠期的瞭解,因此,公司使認為只要符合6個月法令規定內提出專利申請即可,申請期程並不急。不料,競爭對手之乙公司動作更快, 在甲公司尚未提出申請前,便以甲公司參展產品為對象,提出專利申請。對於甲公司而言權利有何影響?

說明:

  1. 若甲公司優惠期聲請經准許,其法律效果為:甲公司事後提出專利之申請,專利專責機關(智慧財產局)審查時不得拿甲公司展覽之事實,遽認「A產品早已公開,故甲公司申請之專利不具新穎性」。換言之,審查時應剔除優
    惠期聲請之事實,該事實不得作為引證之用。惟應注意的是於觀念上並非直接拉申請日至展覽日,易言之,從展覽日至甲公司提出申請之日期間非優惠期聲明者均得作為引證。基上說明,縱甲公司事後提出專利申請,且
    亦有優惠期聲請,因在其前有乙公司專利申請,故審查時乙公司專利申請案為專利法第23條適格引證,是以甲公司事後提出專利申請會依擬制喪失新穎性被核駁,造成甲公司無法取得專利。
  2. 當然乙公司之申請亦無法取得專利,其係因甲公司展覽會中A產品已公開之事實,甲公司展覽會資料作為引證,據此核駁乙公司之申請案。至於乙公司此舉有好處可得嗎?答案是肯定的,乙公司因誰都無法取得A產品專利,而可實施A產品,不致於有侵權之顧慮。
  3. 據上,除非如學校此類非營利機構,因為市場無所謂競爭者,一般人可能不致於想到破壞其藉由優惠期得享有之權益,學校或有利用優惠期之機會;惟一般而言,基本上還是先提出申請,始再將產品公開較為妥適,尤其 對有商業活動之企業者更應注意此點,否則等同自曝於不利風險中。


(二)專利申請時忘了一併聲請優惠期,能補救嗎?

案例:丙老師將一產學合作研究所得作文章發表,後來出資丁公司拿此提出專利申請,經過一段時間後,丁公司收到智慧財產局核駁意見通知函,函中以丙老師發表之文章作為引證來核駁,丁公司想補送一份優惠期聲 請,不知合不合專利法之規定?

說明:專利法規定優惠期聲請,除具密不可分之實驗而公開、刊物發表、陳列於政府主辦或認可之展覽會,可補充其後發生之優惠期事實,其他態樣均不事後才補聲請優惠期。以本案例而言,其係一開始即無優惠期聲請,並無適用上述例外情事,故丁公司縱補送優惠期聲請,該優惠期聲請亦會不予受理。實務上發生發明人因實驗而公開、刊物發表、陳列於政府主辦或認可之展覽會,不知專利相關規定,而未於申請前告知事 後之申請人,釀成無法補救的結果亦為常見,不可不慎!

四、結論與建議

(一)為避免競爭對手破壞自家公司之專利佈局,最好於專利申請提出前,不要公開實驗、展覽或刊物發表,以免對手有機可乘,導使自家公司之發明無法取得專利。
(二)於專利申請權讓與時,若已有因實驗而公開、展覽或刊物發表展覽或發表之事實,切記應告知專利申請權授讓人,並提醒其於申請提出時一併主張優惠期聲請,否則該專利之申請無法取得專利。