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智財專欄
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智慧財產局專利審查官 徐七冠(2013/07)

前言

我國於民國92年2月6日修正公布之專利法版本中,首先導入新型形式審查制度,該制度之優點在使新型案可加速審查以盡快取得專利權,但也令人擔憂:未經前案檢索及實體審查的新型專利權是否即可依該專利權主張權利?畢竟未經實體審查的專利案是否符合專利要件,其專利權的穩定性令人感到質疑。

相關法條

為解決社會大眾之疑慮,防止新型專利權人利用形式審查所取得之專利權而濫用行使權利,專利法乃參考國際立法例,配套規定(92年舊法第104條,101年現行法第116條):「新型專利權人行使新型專利權時,如未提示新型專利技術報告,不得進行警告。」並於現行法第117條中規定:「新型專利權人之專利權遭撤銷時,就其於撤銷前,因行使專利權所致他人之損害,應負賠償責任。但其係基於新型專利技術報告之內容,且已盡相當之注意者,不在此限。」

由上專利法規定可知,新型專利技術報告在新型專利權人行使權利時的重要及必要性了!除了讓新型專利權人於專利權遭撤銷時可有免責的理由,另外也保障被專利權人所主張之對象不致因新型專利權之濫用,而蒙受不白的損失。

新型專利技術報告的申請及性質

正因新型專利技術報告不僅可提供專利權人參考外,亦可能對被主張專利權之第三者具有保護作用,是以申請新型專利技術報告除了由專利權人提出外,亦可由第三人(非專利權人)提起。曾有案例發生如下:被主張侵害專利權者在收到專利權人的存證信函後,一方面去函要求專利權人提示新型專利技術報告,另一方面立即向智慧財產局提出申請新型專利技術報告,並主動提供比對的先前技術及相關資料給審查人員,由於該技術報告結果顯示該專利案不符專利要件,雙方迅即達成和解。

值得注意的是,新型專利技術報告的性質僅供新型專利權人權利行使或他人技術利用之參考,並非行政處分,因此縱使不同意該新型專利技術報告之意見亦無法提起行政救濟。

新型專利技術報告的審查

新型專利技術報告的審查方式是逐項審查,針對每一請求項均會賦予代碼,是以技術報告申請人應仔細閱讀技術報告的內容,常見代碼之意義簡述如下:

代碼1

不具新穎性(專利法第120條準用第22條第1項第1)

代碼2

不具進步性(專利法第120條準用第22條第2)

代碼3

擬制喪失新穎性(專利法第120條準用第23)

代碼4

與申請日前提出申請的發明或新型申請案相同(專利法第120條準用第31條第1項、第4)

代碼5

與同日申請的發明或新型申請案相同(專利法第120條準用第31條第2項、第4)

代碼6

無法發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文獻。

不賦予代碼

說明書或申請專利範圍記載不明瞭等,認為難以有效的調查與比對之情況。

鑒於新型專利技術報告在專利權人行使專利權之重要性,因此若經審查全部請求項均不具新穎性或進步性時,智慧局將先以「技術報告引用文獻通知函」通知專利權人申復,但基於時效,技術報告審查過程中無法依申請人要求辦理面詢,因此專利權人應把握書面答辯說明之機會,或藉此提出更正,以確保該專利權的穩定,進而避免該技術報告之引用文獻被第三人作為舉發之證據。

新型專利技術報告所不及

不可否認的是新型專利技術報告的審查仍有所不及,例如不符專利法26條之情事、不符產業利用性者、不符新型定義、更正超出、新型專利權人非新型專利申請權人等得以提起舉發之事由者,於技術報告中並未有相對應之代碼,該等理由亦非屬技術報告應處理事項。易言之,新型專利技術報告之審查結果縱使所有請求項均為代碼6,仍有可能在將來舉發時被撤銷專利權。

小結

由於新型專利技術報告為新型專利權人行使權利的重要依據,有關新型專利技術報告的相關規定即不容輕忽,能善用並瞭解專利制度,方能於行使專利權時完善保護自己,也在可能範圍內,不增加第三人無謂的損失。

另有關新型專利技術報告的相關資訊,請詳見:智慧財產局網站之「專利\專利FAQ\新型專利技術報告答客問」網頁查詢下載。