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智財專欄
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智慧財產局專利審查官 張瑞容(2013/08)

前言

民國100年以前之舊專利法第57條、第108條準用第57條及第125條規定發明、新型、新式樣等專利權效力所不及之情事,其中第57條第1項第6款為權利耗盡原則,係指「專利權人所製造或經其同意製造之專利物品販賣後,使用或再販賣該物品者。上述製造,販賣不以國內為限。」權利耗盡原則之本質意涵在於專利權人自己製造、販賣專利物品或同意他人製造、販賣之專利物品第一次流入市場後,已獲得合理報償,就該專利物品之權利已經耗盡,不得再享有其他權能。而該條文後段所指「製造、販賣不以國內為限」,即係採國際耗盡原則。惟舊專利法第57條第2項及第125條第2項後段復規定:「第6款得為販賣之區域,由法院依事實認定之。」舊專利法施行細則第39條亦規定:「本法第57條第2項及第125條第2項所定得為販賣之區域,由法院參酌契約之約定、當事人之真意、交易習慣或其他客觀事實認定之。」法院得參酌細則之規定,判斷是否允許真品平行輸入。

當法院可依契約內容或其他客觀事實認定可販售專利品之區域時,即產生不適用國際耗盡原則之例外情形,衍生出我國舊專利法第57條第1項第6款既為國際耗盡原則,但亦得藉由當事人以契約排除該原則適用之疑義。其影響在於當專利法所採立的原則與要件確立後,如再由法院參酌契約另行認定權利耗盡之區域,例外地排除國際耗盡原則之適用,對於無法知悉契約內容的第三人容易影響交易安全,亦有悖於各國立法趨勢。

因此民國100年12月21日修正公布,102年1月1日施行之新專利法已刪除「由法院依事實認定」之規定,明確採行國際耗盡原則。參酌立法說明係以「權利耗盡原則究採國際耗盡原則或國內耗盡原則,本屬立法政策,無從由法院依事實認定,本項規定修正明確採國際耗盡原則,爰將現行條文第2項後段刪除,以杜爭議」。

國際耗盡原則之影響

權利耗盡原則係專利權人本身或經其同意,使專利物品或方法專利所直接製造物品於市場上流通後,即喪失對該物品之販賣、使用權,亦即專利權人就該物品之販賣使用權已經耗盡,任何合法取得該物品之人,均得自由轉讓、使用該物品,專利權人不得干涉或主張權利。

耗盡原則又可分為國內耗盡原則及國際耗盡原則。採國內耗盡原則者,專利權只會因將專利物品投入國內市場而權利耗盡,不因在國外實施而耗盡,專利權人仍享有進口權,故他人未經專利權人同意而進口專利物品於國內,仍構成侵權。採國際耗盡原則者,不僅專利權會因將專利物品投入國內市場而權利耗盡,即使專利權人將專利物品投入國外市場,亦造成包括進口權之權利耗盡,無法禁止他人進口該物品。[1]

我國新專利法明確採國際耗盡原則後,對於專利品之平行輸入,因專利權(包含進口權)已耗盡,對於在國外上市流通之專利品,經由貿易商之進口行為,縱使未取得專利權人的同意,專利權人亦不得主張其進口權(即不得禁止真品之平行輸入),如以下例1、例2的範例說明。
例1:當專利權人甲於台灣與中國大陸均申請了同一專利,甲亦同意在中國大陸之製造商乙生產專利商品,此時貿易商丙在未經甲的同意下,將該專利商品進口我國時,專利權人甲不得向貿易商丙主張權利來禁止該專利品的進口。

例2:當甲申請中華民國專利並公告後,第三人丁在未獲甲同意或授權之下,在中國大陸也申請了實用新型,並於中國大陸製造該實用新型之專利品,且進口到台灣。此時縱使商品具有相同的專利特徵,因中國大陸之專利權人丁,與專利權人甲並不相同,因此專利權人甲仍可基於我國專利法第58條[2]向丁主張權利,而無權利耗盡之情形。

值得注意的是我國專利及商標制度係傾向國際耗盡原則,並不禁止真品平行輸入。惟我國著作權法第59條之1規定在中華民國管轄區域內取得著作原件或其合法重製物所有權之人,得以移轉所有權之方式散布,無需著作財產人之同意,其係採行「國內耗盡原則」,另著作權法第87條第1項第4款規定「未經著作財產權人同意而輸入著作原件或其重製物者,視為侵害著作權或製版權」,因此對於由境外輸入我國的真品,若未經著作權財產權人之同意,著作財產權人仍得主張其權利,如以下例3的範例說明。

例3:貿易商甲未經得專利權人乙以及著作權人丙的同意下,將專利品A與軟體光碟B等貨品進口到台灣。因專利法採國際耗盡原則,專利權人乙對專利品A之權利(含進口權)於第一次販賣時已耗盡,因此專利權人乙不得向貿易商甲主張權利;惟軟體光碟B,如果不是屬於 附著於專利品A(機器或設備)之著作原件[3],著作權人丙仍得依著作權87條第1項第4款向甲主張輸入之軟體光碟B侵害其著作權。

在不同國家所製造的專利商品,會隨著不同的國家生產成本而有價格上的差異。允許真品平行輸入,對消費者而言,可以以較低廉的價格取得專利品,然而對於專利品的保固維修,售後服務等則不易藉由當地之經銷商或代理商得到相對保障。對於代理商而言,當市面上有較多的水貨與專利品競爭時,且專利品需支出當地行銷廣告成本,水貨無需另行支付廣告成本(搭便車)之情形下,易產生代理商利潤下降的情形。真品平行輸入在不同的國家或不同的智慧財產權類型(專利、商標與著作權)上所採的權利耗盡原則並無一致的標準,我國專利法明確採行國際耗盡原則後,對於權利人與社會大眾之利益衡平,仍值得觀察。


[1] 專利侵害鑑定要點,頁14。


[2] 專利法第58條:發明專利權人,除本法另有規定外,專有排除他人未經其同意而實施該發明之權。
物之發明之實施,指製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為。
方法發明之實施,指下列各款行為:
  一、使用該方法。
  二、使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成之物。
  發明專利權範圍,以申請專利範圍為準,於解釋申請專利範圍時,並得審酌說明書及圖式。
  摘要不得用於解釋申請專利範圍。

[3] 著作權法第87條之1(為特定原因而輸入不視為侵害之情形)

  有下列情形之一者,前條第四款之規定,不適用之:

  一、為供中央或地方機關之利用而輸入。但為供學校或其他教育機構之利用而輸入或非以保存資料之目的而輸入
視聽著作原件或其重製物者,不在此限。

  二、為供非營利之學術、教育或宗教機構保存資料之目的而輸入視聽著作原件或一定數量重製物,或為其圖書館
借閱或保存資料之目的而輸入視聽著作以外之其他著作原件或一定數量重製物,並應依第四十八條規定利用
之。

  三、為供輸入者個人非散布之利用或屬入境人員行李之一部分而輸入著作原件或一定數量重製物者。

  四、附含於貨物、機器或設備之著作原件或其重製物,隨同貨物、機器或設備之合法輸入而輸入者,該著作原件
或其重製物於使用或操作貨物、機器或設備時不得重製。

  五、附屬於貨物、機器或設備之說明書或操作手冊,隨同貨物、機器或設備之合法輸入而輸入者。但以說明書或
操作手冊為主要輸入者,不在此限。

  前項第二款及第三款之一定數量,由主管機關另定之。