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智財專欄
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冠德專利商標事務所智財部  洪坤瑋主任(2013/09)

我國在商標的識別性判斷早期主要是依據〝商標識別性要點〞,但因原先要點內容比較模擬兩可,以及未有提到特殊型態商標等,因此於  民國971231日經濟部經授智字第09720031750號令訂定發布「商標識別性審查基準」(以下簡稱審查基準),並自 9811日 生效實施。

此次公布的審查基準不僅增加商號、網域名稱等說明,在各基準後也提供了實務案例說明,其整體內容解釋明確,補足原先要點許多不足的地方,同時也讓大眾能有明確的依據與判斷標準。


以下本文將節錄自「商標識別性審查基準」內容,並整理相關重點簡略說明:

1. 商標對中小企業的意義

商標法的立法目的,在於「保障商權及消費者利益,維護市場公平競爭,促進工商企業正常發展」(商§1),可知商標的主要功能之一,在於能讓消費者認識該商標為表彰商品或服務的標示,並得藉由商標之表彰功能來辨認商品的出處來源,因此商標往往是消費者藉以重複購買經驗的重要選擇及考量因素。另外藉由商標或標章之註冊,使權利人得以專用其註冊的商標或標章,並排除他人未經同意而有損害其權益的使用行為。

商標的主要功能在於識別商品或服務來源,若一標識無法指示及區別商品或服務的來源,即不具商標功能,自不得核准註冊。

因此企業主不論在設計公司名稱或品牌名稱時,建議必須先行考量進行商標檢索與註冊,一方面能確保公司有合理安全的使用;另一方面能強化公司品牌價值。


2.先天識別性的判斷

商標,指任何具有識別性之標識,得以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等,或其聯合式所組成。前項所稱識別性,指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源,並得與他人之商品或服務相區別者。」(商§18

由上述條文可知識別性為商標指示商品或服務來源,並與他人的商品或服務相區別的特性,故識別性的判斷必須以商標與指定商品或服務間的關係為依據,不能脫離指定商品或服務單獨為之。

商標識別性有先天與後天之分,前者指商標本身所固有,無須經由使用取得的識別能力;後天識別性則指標識原不具有識別性,但經由在市場上之使用,其結果使相關消費者得以認識其為商品或服務來源的標識,即具有商標識別性,因此時該標識除原來的原始意涵外,尚產生識別來源的新意義,所以後天識別性又稱為第二意義。

具有先天識別性的商標,依其識別性之強弱,可分為獨創性、任意性及暗示性商標,以下分述:


「獨創性標識」指運用智慧獨創所得,非沿用既有的詞彙或事物,其本身不具特定既有的含義,該標識創作的目的即在於以之區別商品或服務的來源。簡單來說就是〝自創〞,自己隨意組合。

核准案例:

  • GOOGLE」使用於搜尋引擎服務。
  • 「震旦」使用於電信加值網路之傳輸服務。
  • toyata logo使用於汽車、客車商品。
  • 「任意性標識」指由現有的詞彙或事物所構成,但與指定使用商品或服務本身或其品質、功用或其他特性全然無關者。簡單來說就是設計好的名稱與目前公司產品的產業並沒有相關聯,也就是同業間並不會以這名稱形容公司產品。 

核准案例: 

  • 「蘋果APPLE」、「黑莓BlackBerry」使用於電腦、資料處理器商品。
  • 「風信子」使用於杯、碗、盤商品。 
  • 「向日葵」使用於太陽能收集器商品。
  • 「暗示性標識」指以隱含譬喻方式暗示商品或服務品質、功用或其他有關成分、性質等特性,雖較易為消費者所記憶,但並非競爭同業必須或通常用以說明商品或服務的標識。簡單來說就是設計一個名稱具有暗喻效果,讓消費者能聯想到產品的功能或特性。

核准案例:

  • 「快譯通」使用於電子辭典商品。
  • 「一匙靈」使用於洗衣粉商品。
  • 「克潮靈」使用於除濕劑商品。

3.   不具先天識別性的判斷

以下針對若企業設計的商標為一描述性標識、通用標章或名稱,以及其他無法指示及區別來源的標識,均屬不具先天識別性的標識。

「描述性標識」指對於商品或服務的品質、功用或其他有關的成分、產地等特性,作直接、明顯描述的標識,消費者容易將之視為商品或服務的說明,而非識別來源的標識。簡單來說就是商標名稱是一般同業會用來形容產品的品質、功能或使用方式等的名詞時,這樣就不具識別性。


案例:

  • 「植物素材」使用於乳液、精油商品。
  • 「推理式」使用於參考書、試題測驗集商品。
  • 「機能補給」使用於飲料商品。

「通用標章或名稱」是業者就特定商品或服務所共同使用之標誌,通用名稱則為業者通常用以表示商品或服務之名稱,通用名稱亦包括其簡稱、縮寫及俗稱。

案例:

  • 「樓蘭磚」係一種仿古磚,為指定磁磚、地磚商品的通用名稱。
  • 「雪花石」係一種石材,為指定人造石、天然石材商品的通用名稱。
  • TAPAS」係一種西班牙傳統小酒館或酒前小菜,為所指定餐廳、啤酒屋、酒吧服務本身或服務內容的通用名稱。


「其他不具先天識別性的標識」包括有單一字母;型號;單純數字;簡單線條或基本幾何圖形;裝飾圖案;姓氏;稱謂與姓氏結合;公司名稱;網域名稱;習見的宗教神祇、用語與標誌;標語;習見祝賀語、吉祥語、流行用語與成語等,當缺乏指示來源的功能時,亦屬不具識別性的標識,不得註冊。

案例:

  • 13」使用於乾冰除污機、乾冰除污機噴嘴商品,為單純的數字,不具識別性。 
  • 「分享簡單,幸福延伸」使用於冷熱飲料店、飲食店,為一般廣告用語,不具識別性。
     

4.  後天識別性的判斷


不具先天識別性的標識,未必不能取得商標註冊,如果申請人可以證明該標識於市場使用後,相關消費者已經將其視為指示及區別一定來源的標識,此時,該標識具有商標功能,故可以核准註冊。也就是若企業幾經考慮設計出的標識不具上述先天識別性的條件時,則可透過收集相關該標識在市場使用的證據,證明此標識對消費者而言已知為一企業品牌時,則可獲得核准註冊。

案例:

  • 「大家說英語 let’s talk in English」一語,本屬商品功能之說明,不具識別性,但經空中英語教室長期做為商標使用,已使相關消費者認識其為該雜誌社之商品服務標識,故經准予註冊。
  • V50」使用於汽車、卡車及多用途休旅車商品,給予消費者的印象為指定商品的型號,原不具識別性。惟經申請人使用,汽車的相關消費者已可以之作為識別來源的標識,具有後天識別性。
  • 「生命 就該浪費在美好的事物上」與茶葉、茶葉製成之飲料、咖啡、咖啡製成之飲料、可可及其製成之飲料、冰淇淋等指定使用商品無關,原不具識別性。惟經申請人長期將之作為商標使用於前述商品,並大量使用於廣告媒體,而取得後天識別性。

因此企業需要針對自行申請的商標進行後天識別性證明時,若能提供下列事項中的證據,能將提高核准機率:

  • 使用該商標於指定之商品或服務之時間長短、使用方式及同業使用情形。
  • 使用該商標於指定之商品或服務之營業額或廣告數量。 
  • l使用該商標於指定之商品或服務之市場分析、銷售網路、販賣陳列處所等。
  • 廣告業者、傳播業者出具之證明。
  • 具公信力機構出具之證明。
  • 各國註冊之證明。
  • 其他得據為認定有識別性之證據。


上述等相關證據,可不以國內資料為限,國外之資料亦可提出,惟仍須以國內消費者是否認識其為表彰商品或服務之標識為判斷基準。

5.  結論

由以上審查基準與案例可知,各位業界先進經營市場時,在建立品牌的策略規劃上,建議首先進行相關商品類別的商標設計。而在設計商標過程時,不論是文字或圖形等組合,建議依據審查基準中先天識別性的原則為方向。

接者進行商標檢索,確認設計好的商標並無相同或近似的商標申請在前;假若已有相同申請在前,建議重新進行商標設計,避免未來侵權的風險。

在經過上述兩階段的設計與檢索確認後,就可進行商標申請,若因此而取得商標權,建立的品牌就可獲得法律保障;而在使用上因屬於使用自己的商標,未來構成商標侵權的風險就大幅降低。

<參考資料:商標識別性審查基準,經濟部智慧財產>