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智財專欄
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中科院法務室 劉維欽 副研究員(2013/10)

小趙公司最近開發成功一項有市場價值之產品,打算近期製造產品及銷售,為保護產品技術,擬申請專利保護公司智慧財產。由於公司考量取得專利證號的產品,可以提升產品價值,銷售可獲得更高的利潤,且意欲於產品上市後,可以及早獲得專利權利以嚇阻仿冒侵權者,所以,公司智慧財產權部門建議申請新型專利,以達到快速獲證的目的。惟研發部門對公司新產品技術很有信心,認為新產品與後續衍生之產品的生命週期會超過10年,新型10年的專利權利期間無法完整保護產品,且新型專利將來在應用時還需申請技術報告,否則不得對侵權者進行警告,另外因不當行使新型專利之專利權所致他人之損害,還需負賠償責任(專利法第117)等種種執行上限制。在這各有優缺點的情形下,到底是申請發明專利還是新型專利才能讓公司獲得最大利益?著實讓公司老闆左右為難,久久無法下定決心,心裏思索著,難道沒有兩全其美的方法?發明與新型專利難道不能同時申請嗎?有沒有可能同時擁有發明專利與新型專利權利呢?

先說小趙公司產品可不可能同時申請發明專利與新型專利權利的部分,在1001221日總統公布之專利法(簡稱「新修法」)之前的專利法(簡稱「舊法」),並不允許同一人可以就相同創作,於同日分別申請發明專利及新型專利。惟在實務操作上,如創作人如同日分別申請發明專利及新型專利(一案兩請),由於新型專利沒有進行實體審查,經過形式審查後,最快4個月即可獲得專利,當發明專利進入實體審查,智慧財產局經過檢索發現創作人一案兩請時,會請創作人擇一申請,創作人如選擇新型專利,則不予發明專利,如選擇發明專利,新型專利則予以撤回。惟創作人擇一申請時,發明專利並未審查核准,創作人需承擔萬一後來發明專利被核駁,造成權利兩頭空的風險。

在「新修法」後,依據專利法第32條規定,同一人就相同創作,於同日分別申請發明專利及新型專利,其發明專利核准審定前,已取得新型專利權,專利專責機關應通知申請人限期擇一;屆期未擇一者,不予發明專利。在此明文規定下,創作人不僅被允許同時申請發明與新型專利,且兩申請案擇一的時間點移到發明專利核准審定時,創作人不會如「舊法」時期,選擇發明專利時會有權利兩頭空的風險。但是,創作人如選擇發明專利,依專利法32條第二項規定,先前新型專利將被視為自始不存在。 


如此一來,如果創作人原先於新型專利公告取得權利後,將權利讓渡他人或授權他人實施取得權利金或提告他人侵害新型專利取得損害賠償,在當新型專利自始不存在後,原先所受保護亦不存在,先前權利人所取的利益是否需返還或甚至需賠償當事人等問題皆不無爭議,也因而造成信賴保護原則的問題。

由於新修法在一案兩請上有新型專利權利穩定性與信賴保護原則的問題,在學者與立委的疾呼下,
102年再進行專利法的修正,並於102531日立法院三讀通過正條文(簡稱「最新修法」),其第32條修正為,同一人就相同創作,於同日分別申請發明專利及新型專利者,應於申請時分別聲明;其發明專利核准審定前,已取得新型專利權,專利專責機關應通知申請人限期擇一;申請人未分別聲明或屆期未擇一者,不予發明專利。申請人依前項規定選擇發明專利者,其新型專利權,自發明專利公告之日消滅

「最新修法」後,與前次修法不同的是,一案兩請之專利申請人,先前新型專利所獲的權利可以與發明專利權利接續,以其新型專利最快
4個月獲證即可以行使權利時計算,相對於單純申請發明專利18個月公開後始取得請求適當補償金的保護權利(專利法第41)做比較,一案兩請所獲得的專利權將會多出14個月保障期,對申請者十分有利。


惟在享受權利同時,相對的申請人負有於申請時分別聲明其事實之義務,以便於公告新型專利時一併公告其聲明,讓公眾知悉申請人針對該相同創作有兩件專利申請案,即使先准予之新型專利權利消滅,該創作尚有可能接著隨後准予之發明專利申請案予以保護,從而避免產生誤導公眾之後果。
 

修法至此,小趙公司老闆終於可以鬆一口氣,不必再為取捨申請發明專利或新型專利而傷腦筋,同時也解答了第二個問題,由於新型專利會於發明專利公告之日消滅,所以小趙公司老闆希望同時擁有發明專利與新型專利權利的夢想,並無法實現。但小趙老闆生意腦筋一轉,盤算著既然新型專利所獲的權利可以與發明專利權利接續,當有他人侵害專利時,是否可以同時請求已取得新型專利權利之侵權損害賠償金與未獲證但已公開之發明專利侵權補償金?想當然爾,答案是不行的,因為立法者早就料想到會有此一問題,在「最新修法」第41條第3項規定,創作者分別申請發明專利及新型專利,並已取得新型專利權者,僅得在請求補償金或行使新型專利權間擇一主張之。所以,小趙老闆取得兩份收益的賺錢夢又破滅了。

本文案例中小趙老闆最後決定採用一案兩請的方式,同時申請發明與新型專利,但在申請的過程中,公司在案件管理上還是要注意以下細部事項:

1.考量申請費用加乘:一案兩請需同時繳交發明與新型申請規費,雖然新型專利申請費用不高,但錢要花在刀口上,企業仍應以有需要才採一案兩請方式申請為宜。

2.未於申請時聲明與審定時擇一回覆的效果:「最新修法」第32條規定申請人於發明與新型專利申請時分別負有聲明其事實之義務,另需於發明專利核准審定前需擇一申請,違反時,不予發明專利。故為避免違反規定,導致無法獲得發明專利20年的權利保護,公司於一案兩請案件要確實控管,需要回覆的事項務必要記得回覆,以維公司權益。

3.新型專利年費未繳交之影響:「最新修法」第32條規定第3項規定,發明專利審定前,新型專利權已當然消滅或撤銷確定者,不予發明專利。故公司需控管一案兩請新型專利年費是否依時繳交的情形,以免造成無法取得發明專利權利的損害。至於新型專利權第2年以後年費,仍在6個月補繳期內或已逾6個月尚在1年的申請回復專利權期間,是否屬於專利法第32條第3項規定,新型專利權已當然消滅之情形的疑議,經智慧財產局102619日條文修正問題座談會紀錄結論,仍在6個月補繳期內或已逾6個月尚在1年的申請回復專利權期間之專利,於發明專利審定時,已依法申請獲准回復新型專利權者,申請人仍有擇一申請的權利。

4.授權契約中規範發明專利獲證後之權利義務:申請人一案兩請,於擇一選擇時選擇發明專利,其新型專利權,自發明專利公告之日消滅。申請人權利雖然因取得發明專利而接續,但如果新型專利先前有授權他人,因授權標的不同,契約雙方原先對新型專利之權利義務恐怕無法延用於發明專利。故申請人如有一案兩請新型專利授權情形,應於契約中明確約定被授權人對新型專利之權利義務,是否延續至後來取得權利之發明專利上,以避免將來產生履約爭議。

最後,雖然專利新修法讓申請人擁有一案兩請的權利,但由於申請費用加乘負擔及申請程序較複雜的因素,企業全面以一案兩請的方式申請專利並不適宜。建議仍應依其營運的需求彈性選擇申請方式,如技術生命週期短的技術,宜考慮申請新型專利;而將來應用機率大,需要經過審查以取得穩定權利,及需長時間保護的技術,宜申請發明專利;如果類似本文案例的情形,有短期產品銷售保護及長期權利保護的需求者,則適合使用一案兩請的方式申請專利。另外,專利技術在長期與短期階段,企業如果有運用不同權利範圍專利權的需求,則可考慮就同一專利技術內容,撰擬兩種不同的申請專利範圍,以兩件不同專利方式,同時申請發明與新型專利,如此,同一案兩請的方式般,企業可以擁有發明與新型專利權利彈性互補運用之好處。因此,企業如果彈性運用上述不同的專利申請方式,可以進行更精細的專利布局,使專利技術得到更完整的保護,各項專利權獲得更彈性的充分應用,而企業得以獲得最佳的收益。