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智財專欄
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國立台灣科技大學專利研究所專任教授 耿筠

筆者從事專利教育工作將近15年,其間大約輔導了30多家廠商認識專利,改進企業以專利做為競爭武器的觀念與方法。也因為在大學教書的緣故,經常被經濟部邀請參與各項產業發展政策的討論,並提供與專利有關的建議。2012年筆者在特殊的機緣下,與自行車產業有多方的接觸,並且親身拜會了許多自行車的廠商,如捷安特、美利達、大平洋、速聯、野寶、信隆、亞獵士、桂盟、台萬、正新、與航翊等等,也從中瞭解自行車產業內專利的種種問題。根據過去的經歷,從側面觀察自行車業者的專利觀念,因而撰寫本文提出若干的提醒。「如果不能真正瞭解專利,就不要申請」。

沒有歷經專利司法訴訟的業者,可能對於專利還抱持一絲絲的期望,認為專利可以讓他們獨佔使用某個技術。而有處理專利糾紛經驗的業者,多數對於專利是失望的,並很肯定認為專利是沒有用的。每個人對於專利都有情緒,就像是站在一幅畫前,觀賞者有喜歡的,也有不喜歡的。這是最大的問題,對於專利制度是不能有情緒的,也不能討論是否喜歡,專利是既存的制度,在產業就需要去面對,沒有躲避的可能性。你不想惹別人,別人不一定會有同樣的想法。筆者嘗試從平鋪直敘的筆調論述專利,企業應該如何正確的面對專利。公司每年花費數十萬,乃至於數千萬申請與維護專利,為何不好好的瞭解花費這些錢的價值。

從法律的角度來看,也是最正統的說法,專利權是一種排他權,律師與專利事務所會告知廠商,取得專利後,權利人有權利排除未經權利人同意的行為,包括使用、製造與銷售。2013年專利法修法後,將這些行為統稱為實施。但我偏好從管理的觀點來看,專利權是控制某項技術專屬性的工具,當權利人獲得專利後,他們可以決定自行生產與銷售,或是授權給其他人使用,藉此獲得利益。對於侵權者也可以選擇告或是不告,但看這些侵權者瓜分的利益,是否讓權利人感到威脅。

專利被全球公認為保護發明技術最有效的制度,這句話很容易說,但不是很容易做。大家會有的共同認知是,侵害專利可以提起訴訟,是非黑白法院講清楚。本文就從這裡開始,提出三個經常需要告知業者的觀念。


有用的專利必須能在法院勝訴


在法院進行專利侵權訴訟不是容易的事,程序也相當冗長。排除司法的複雜程序,僅僅討論是否侵犯專利這件事,最起碼有三項依序發生的攻防議題︰第一、專利有效性的攻防;第二、專利權利範圍解釋的攻防;第三、專利侵權比對的攻防。每項攻防都需要相當的專業,並投入相當的資源。

以全球最受矚目的美國專利訴訟為例,筆者曾經投入多年心力研究美國專利的訴訟。在美國專利侵權訴訟的第一個審級,也就是聯邦管轄的地方法院訴訟,兩造雙方打到底大約需要75-150萬美元;上訴法院聯邦巡迴庭是第二個審級,相關花費大約要500萬美元。這些事實說明了專利訴訟是很昂貴的,如果沒有相當的把握,兩造雙方是不會在法院碰面的。縱然如此,在筆者研究二審法院的判例中,涉及專利有效性的攻防爭議,大約有1/3的專利會被判無效。這說明了一個事實,專利的權利不是絕對的;專利的權利不能只靠那張專利證書,而是法院法官的見解。

為了要讓專利在法院有用,權利人需要有正確的司法訴訟觀念,尋求正規專利律師的專業意見,並配合動員公司研發人員協助相關事實認定與證據的蒐集。在訴訟之初,需要根據以下的各項層面,擬定整套的訴訟策略︰涉訟專利的權利稽核、涉訟專利的品質分析、相關事證蒐集的狀況、訴訟勝敗後的情勢評估、訴訟勝敗機率評估等等因素。時間是重要的資源,不要認為公司法務人員可以搞定所有事情。


有用的專利需要有撰寫的品質


專利品質是個複雜的概念,不是通過審查的專利就具有品質。為了能確保發明技術受到專利較為完整的保護,撰寫專利的專利工程師必須能清楚的構思,如何確保專利申請文件的品質。單就其中最重要的申請專利範圍之文字撰寫而言,至少有三道與品質有關的抉擇︰第一、用何種態樣界定該項發明技術,例如物或是方法;第二、選擇何種撰寫的形式,例如means plus function會是比較好的選擇嗎;第三、如何選擇正確的文字,能夠表達充分且明確。一般人對於這些文字不會有特別的認識,對於專利專業領域而言,必須高度關注文字的特殊性。

具有品質的專利,是專利訴訟的基本條件。專利品質與專利價值是兩件事,但常常被混為一談。簡單的說,專利價值是專利能夠給權利人帶來的經濟價值,而專利品質是藉由專利文件確立周延與穩定保護的狀態,專利品質是專利價值的必要條件,廠商最期望的是兩者兼顧。公司的研發人員做出好的發明技術,需要與專利工程師討論發明的細節與可能的表現形式,以便將之轉換為有品質的專利文件,兩者必須密切的合作。卻乏專利品質的專利,如同將發明技術奉獻給社會大眾。因此,沒有辦法成為有品質的專利,申請專利不是件好的想法。

幾乎沒有公司可以自行處理專利撰寫的工作,專利撰寫是事務所的職責,因此專利品質是事務所的責任。為了能讓公司的專利更具有品質,公司需要做到以下工作;有能力判斷優良的專利事務所、研發人員與專利工程師密切配合、對於事務所提供必要的專業資訊與知識。其中最困難的工作是選擇事務所,選錯了事務所,幾乎就斷送了發明技術為企業帶來的利益。

有用的專利需要站在競爭者的角度檢視


專利要防堵的是競爭者,所以競爭者會怎麼做,專利申請就需要有相對應的作為。要「防堵」競爭者的行為,大體上需要有四種作為︰一、對於同一技術,在不同國家申請專利保護的地理區域布局;二、在同一國家中,運用國內優先權或分案的方式,對於同一發明技術核心進行技術衍生與產品運用的布局;三、將特定產品拆解成多個部位的技術或方法,而提出內容不同的多個專利申請案件;四、在單篇專利中,依據發明技術的產品設計與表現型態等特性,以各別請求項構成權利布局。

專利是要防止競爭對手的行為,不是關切專利商標局是否要核發專利證書。針對此項觀點,專利的意義在於競爭者如何看待公司的發明技術。當公司研發出好的發明技術,希望透過專利制度保護公司的獨佔利益,因而申請專利換取20年的法律保護。競爭者會看到所有技術細部的資訊,因為專利申請文件被要求公布所有實施必要的細節。如果這些發明技術有市場價值,競爭者會想盡辦法從中取利,在權利空檔處見縫插針,例如找尋未申請專利的國家、置換具有替代性的技術構思、衍生更優越的問題處理手段等等,直接運用專利的發明技術,而又沒有侵權的行為。

永遠要在站競爭者的角度看待專利申請,公司需要對競爭議題有深度的看待,了解競爭對手的行為動向,例如競爭者會在那些國家實施發明技術、競爭者是否有能力突破發明技術的任何瓶頸、競爭者是否會改變技術構思的運用型態等等。有些議題屬於競爭策略,有些則屬於技術研發的預測。公司需要有能力結合法律、管理與工程的專業,才能有效處理這樣的問題。


專利確實可以發揮作用,甚至可以主導產業的發展。Qualcomm創立於1985年,是一個位於美國加州聖地牙哥的無線電通訊技術研發公司;從CDMA技術基礎開始,陸續發展了多項通訊產的標準技術,主要包括IS-95、IS-2000、1x-EVDO等;Qualcomm同時掌握了智慧型3G手機的關鍵基礎專利;近年來 高通曾開發和銷售3G手機和CDMA基站裝置。同時,也掌握了關於4G的發展。近年來,最大的獲利來源則是透過專利授權方式獲得權利金或授權金。雖然這是特殊的案例,但足以說明透過專利創造經濟利益的可能性。

在筆者輔導企業的過程中,經常需要提出前述的三項提醒,以免業主對於專利有誤解,或是過度的期望。除此之外,筆者提出其他的提醒,在有限的篇幅下,僅僅列出以下的簡單論述。

  1. 專利只有保護發明的功能嗎?那就太可惜了!懂專利,可以保護發明、創造利潤、避免侵權、甚至免費享用他人的研發成果。但是需要花一些時間好好認識專利。
  2. 台灣的專利商標事務所良莠不齊,你找到的事務所專業嗎?他們願意投入適當資源處理貴公司的案件嗎?你是否有足夠的能力判斷事務所的品質?
  3. 同業都說專利沒有用?所以就完全聽從專利事務所的建議,公司無須負擔任何工作?
  4. 貴公司所申請的專利,真的能保護創新發明嗎?公司擁有專利,為何其他公司很容易避開這些專利,讓公司的創新發明無法獲得保護?
  5. 貴公司在投入研發之前是否預先查證研發結果可能已經侵害他人的權利?
  6. 面臨專利侵權警告、訴訟,公司是否有把握以最低的成本處理該事務?
  7. 專利除了申請與保護,難道公司沒有想過,龐大的專利庫沒有其他的利益存在?

這些專業知識都可以在專利事務所取得,但預估需要一筆相當大的花費。再者,公司有多少能力判斷知識的真偽?在教育目的與非營利機構的使命下,筆者今年(103年)受邀於工研院,規劃與主持一場專為自行車產業舉辦的智慧財產權研討會,針對前述議題提出專業的講解。這場研討會有別於一般形式,不討論理論與概念,只講求務實致用,聽到學到,有助於往後管理公司的專利。該研討會分為上下半場兩個部分。上半場針對前述三項提醒提出專業的解說,期望與會人員能夠建立正確的專利運用方式。下半場議題以自行車重要零組件提出專利分析報告,從管理、技術與法律層面,分別提出分析的結果。報告架構經過精心設計,盡可能避免艱澀的專用名詞,但能完整的呈現專利的全貌。


筆者個人認為很多專利的品質是堪慮的,這是事實。然而,品質不好的專利就沒有價值了嗎?筆者在過去輔導企業的經驗中,逐漸體會出一個概念︰專利資料庫是寶藏,不需要藏寶圖,而需要專業知識就可以開啟寶藏,大家公平競爭。期望更多有心的業者對專利能有正確的認識,願意投入更多的資源與時間,保護好本身的發明技術,與運用專利資料庫的寶貴資訊。

在一般情況下,企業希望能在合法的狀況下進行生產與銷售。但是面對為數眾多的專利,如何創造出合法的狀況,本文提出四個有順序的步驟︰第一步,稽核專利權是否存續;第二步,找出各種理由將專利舉發無效;第三步,取得合法授權;第四步,運用專利迴避設計。四個步驟任一成功,就是合法的生產與銷售環境,若能熟悉上述模式如何操作,應能協助企業開啟專利資料庫的寶貴資訊。
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